專利法，單元3：大學教師研發成果之專利權歸屬

我們剛剛那個第七條 說第一項第二項說僱傭關係職務上資發明 他是 僱傭關係 第七條有個第三項 說 我們第三項的關係我們可以叫做出資聘人的關係 那跟僱傭關係不一樣,僱傭關係就是領固定的薪水 那出資聘人呢就是他是接case的 那接case的話就沒有那麼固定 那我們看條一方出資聘請他人從事研究開發者 其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定 契約未約定屬於發明人或創作人 但出資人得實施其發明新型或設計 所以這種出資聘人做研究 他的專利權歸屬就依雙方契約 一般來講如果你會特別花錢請人幫你 特別研究什麼 一定是會約定說專利權是歸 出錢人 但是也有可能會歸說 雙方 共享利益 有可能 但是呢 比較有可能還是歸出資人 因為專利權如果是一個人 將來授權 還是比較方便 那麼剛剛討論的這個 不管從第七條一直到第 十條都是在討論說專利權歸誰,申請權歸誰 那麼這個申請權歸誰的問題 他 很重要因為在專利法第71條說 發明專利權有下列情形之一者 任何人 可以向專利專權機關就IPO提起 舉發 舉發的結果就撤銷這個專利 所以你這個專利申請權 申請人不對的話他其實是可以撤銷這個專利 那其中 這個撤銷理由就是說違反第12條第一項 或者發明專利權人就拿到專利的那個人 他不是申請權人的話 我可以 提起舉發 撤銷 那 不過我們以後會講這個條文很少用但是從這個條文來看呢 發明人 我們臺灣的 專利法他 沒有 那麼在乎誰是發明人 所以發明人不是真正發明 的時候 這個 倒不會影響專利的有效性 不受影響 但是專利權人不是申請權 尤其他不是公司的時候 公司來抗議 可能會讓 可以用第17 71條來主張說讓 專利 撤銷無效 但是這一條我們以後會講 這個 法院認為 到底申請權 是誰 你不要直接用舉發的程序 因為在舉發的程序呢很難判斷說到底申請權是誰 所以他們還是建議你 你還是應該要另外提及確認之處 去確認到底 申請權是誰 而不要直接用舉發 就說申請權不對就要撤銷他 但是我至少說從這一條來看 出來是 我們 臺灣專利法的 重視的是申請人對不對 但是發明人對不對倒是 不重視 那剛剛有提到說 發明人 專利權人他不是申請權人他有一個舉發的過程這個以後我們再講 所以我這邊先 剛才已經下一個結論了就是說 臺版專利法呢 他 沒有很重視說發明人是否寫對 但是申請權人是否寫對就 影響很大因為申請權人寫誰 誰就可以取得 那個 取得這個專利 那發明寫誰就不重要所以我們臺灣有一個很有趣的現象就是很多那個中小企業的老闆 中小企業的老闆他們公司當然有他們的研發人員 但是呢 既然這公司是老闆 出錢的 所以呢 很多時候他申請專利的時候老闆 就把自己的名字也寫上去 甚至很有趣把自己的兒子的名字 也寫上去 就是假設他列好幾個發明人把自己兒子也寫上去想說讓兒子好像也當一個發明人 或者甚至他沒有把公司的那個研發人員列上去就只有把老闆的名字列上去 這都亂七八糟列 那就是因為我們臺灣 不重視說 發明人寫誰到倒不是重要隨便亂寫 但是申請權人就會決定說誰拿到專利權 這個就是 就蠻重要的 那我們剛剛有提到有一個姓名錶示權 姓名錶示權說 第七條第四項說 不論是第一項第一項就是那個 僱傭關係下職務上資發明 還有前項前項就第三項那個出資聘人關係下 他說不管是第一項的那個僱傭關係 或者第三項的 出資聘人關係 只要專利申請權是歸公司或者歸出資人 那麼發明人或創作人至少享有姓名錶示權 至少可以要求把名字放上去 可是我們剛剛又說 臺灣的那個老闆啊都 都不管那個發明人名字都亂放 所以如果你認為 這個專利權 就是公司他把發明人名字亂放你認為你的姓名錶示權受侵害 你可以主張 專利法第96條第5項有提到一個你的姓名錶示權受侵害你可以 告這家 公司說請求把我的姓名放回去 但是其實一樣的 我看過很多實務判決就是 因為臺灣的太不重視發明人是誰 所以呢 你要單獨去提起說我的姓名錶示權受侵害 那前提是你要證明你是發明人 但是證明發明人又很困難 所以大部分的時候 這種案子的 這個提告的人最後也是輸 好那因為我們剛剛講到這個出資聘人 是一個特別的規定那我們這邊看一下 考題有些案例 他說甲公司出資請已公司代為開發 我畫一下 甲是出資者 出資聘人 那麼請已公司 開發那已公司就是那個 第七條第三項 出資聘人的受聘人 那已公司也不是自己開發已公司叫自己的員工開發 那已跟秉的關係就是僱傭關係 僱傭關係的那個受僱人 交給內部員工秉進行 那麼他說甲跟已 已跟秉都沒有約定權利歸屬 那怎麼辦 那秉 研發完成之後誰可以取得專利權 首先 甲跟已沒有約定的話根據第七條第三項 那種出資聘人關係 你們應該要約定 這個權利歸誰 如果你們甲跟已沒有約定的話呢 第七條第三項說那個權利就歸受聘人 那歸受聘人之後呢可是 已跟秉他說他們也沒約定 但是沒有約定了他就回到第七條第一項說 僱傭關係下職務上完成自發名就歸這個 出錢的僱主 就是公司僱傭人 所以呢 已秉沒有約定也是回到已的身上 所以這個甲已沒有約定已跟秉沒有約定最後都是回到已的身上 所以已了他應該可以 取得專利申請權 那誰有姓名錶示權呢就是秉 這個員工有姓名錶示權 簡單講是這樣 好這邊有一個更 詳細的 題目我們快速看一下甲任職於已公司從事研發工作 研發到一半的時候 甲就離職 好我畫 右下角他一開始在已公司 有個甲員工 他是替已研發 研發到一半離職後來甲又跑到秉公司 然後 將研發到一半的東西了就繼續研發 亦擔任研發工作然後繼續把研究出來 結果後來已公司就發現說 秉公司怎麼去申請一個專利 秉去申請一個專利 專利 但是這個專利的內容 有一半是在 已公司原來就已經研發到一半的東西 那經調查是說因為甲 離職的時候了 把在已公司研究一半的東西 帶到秉公司繼續研究完成 那所以現在這個已公司當然很生氣啊說你這個專利 怎麼被秉取得的了 那麼 這個 等等齁 那秉公司說他也不知道等等 然後秉公司認為說甲好像這樣也不對怎麼偷把前公司的東西帶來 那重點是現在如果就專利法的部分已公司 對甲跟秉可各為如何之主張以回復權益 那對甲甲的部分因為甲沒有沒有取得專利啦 如果已公司要告甲了但是告什麼侵害營業祕密之類的 侵害營業祕密啊 或者說他們當時就有什麼保密條款之類的 說你怎麼可以把公司的 機密 帶到別的地方去做 所以已告甲大概是侵害營業祕密 那重點是已告秉 這個專利現在是在秉手上 那我們如果就專利權的部分呢我們可以說因為 甲一開始在已公司上班 受僱於已所以 而且是職務上完成之發明 權利應該歸已 但是他只研究了一半後來又帶到秉這邊又完成了一半所以的其實已跟秉呢 對這個專利權的都有一半的權利 都有一半的權利 所以至少已呢 可以告秉說我主張 我對這個專利擁有一半的權利然後告 然後請求法院確認說我是不是有一半的權利 那如果法院確認說我有一半的權利就可以拿這個判決 到法院 到制裁局那邊去更改說這個權利變成已跟秉共有 那共有的時候呢我們有一個第12條說專利申請權如果是共有的話就由共有人 全體提出 但是為何是共有 為何是共有他 就沒有講 那剛剛講假設 這個申請的如果是發明假設是發明人共同發明 共同發明的時候當然他可能是共有 那如果說他是 這個公司的員工那兩家公司共同 兩家公司共同合作一起開發的 也有可能兩家公司共有 所以 這個條文本身沒有去回答什麼時候會共有但是 總之就是你發明人是 多人的時候你可能共有 或者兩家公司一起合作的時候 那就看你們的約定 可能是共有 那就要全體共有人 提出申請 那共有 的時候呢 你不能一個人非經全體共有 的同意你不能單獨的去讓與 或者拋棄你的 應有的權利 等等的 這個大家 簡單看一下就好 那我們拉回來他前面 剛剛講說 在專利法第71條提到說這個申請權 因為申請權 會決定到底誰拿到專利 那如果他說違反第12條 第一項規定 也就是違反那個共有的情況 就是 你如果申請權是共有 你應該要 一起來提出 可是你如果只有一人提出 那另外一個人就可以抗議 所以像剛剛這個問題 像秉 秉呢他自己提出 可是如果從申請權的角度來看應該以公司也佔1 2的申請權 那以當然就可以抗議說 我認為你這個違反第12條 所以我要嘛把你的專利撤銷 或者呢你就跟我和解 和解我們變共有 之類的 好 那接下來的剛剛有預告就是說 我覺得這個現在實務上很有趣的例子是大學教授 他的研發成果 到底歸誰 那這裡面就是涉及 如何判斷 這個大學教授的 職務上發明 什麼是大學教授的職務 那這個職務根據第12條是他的工作 那大學教授的工作是說有人指派他工作嗎 如何認定 這個他的工作 是什麼 他的職務是什麼 那我們看一個抽象的案例 這個都實務案例改編 講到這個 各位知道最近有一個大新聞就是 那個臺北一 北一 有老師就是把那個 那個學校經費的研究成果拿去自己申請專利 而且還讓給外面的公司 結果現在被那個 檢察官起訴說背信 然後有詐欺背信等等 這很嚴重 所以到底大學教授哪些東西是自己的還是歸屬學校的 我們看 假是以大學的教授 完成一項研發成果 他自己申請專利 並取得專利權他都沒有跟大學講 等到大學事後發現 大學認為這屬於僱傭關係下 重點是 職務上之發明 那 這個大學是認為是職務上的所以認為專利申請權及專利權應該屬於大學 但是假教授認為說 我的 工作只包括抽象的教學 研究服務這個 教學是很明確說你跟我排課 你幫我排課當然就是我很明確的教學 可是 我們工作雖然有抽象的研究可是你也沒有幫我指派我要研究什麼項目 所以並不代表我所有的研究都是屬於 學校指派的 那個研究項目 所以他就認為說 我的研究 並不是我的研究是 不是 不代表是職務上也就是他認為是非職務上之發明 那麼最困難的問題就是大學教授哪些研究 可以算是他的工作 算是他的職務 如何去認定呢 那這個其實是真實案例改編 這個大學我講這個 真實的案例的是長庚 大學 真實案例一樣這個是長庚大學的一個生醫 的 老師 那跟現在那個最新的案例那個北醫 都很 接近為什麼很接近喔因為我覺得那個 可能那些生醫的技術他可能 是有 很高的獲利可能 所以他們都想要到外面自己去成立公司或把他們專利 賣給外面的 廠商而不想要歸給 自己的大學 那這個長庚 長庚大學長庚醫學院就去告 就去告這個老師 說你怎麼可以把 在我們學校 當老師做的研究拿去 外面申請專利 還賣給別的公司了 好那他第一個強調你有用至少有用學校的資源吧 就用學校的研究室吧 用學校研究室 那能不能從說你有用我學校的 空間實驗室就認定我是 一定就是我的工作呢 我說這個很難 我們回來看那個條文 我們說 這邊有一個非植物的概念 但是非植物的概念說你是非植物可是你有用公司的資源跟經驗 所以你說純粹從說 有用到公司的實驗室 就說一定是 這個 植物嗎 他說沒有辦法從這個判斷 所以這個原告雖然是主張 那被告說 對啊被告說對啊我所有的研究都在長庚醫院裡面做的啊 那我是用的公司的那個 實驗室的資源等等的啊 但是我用公司 實驗室的資源 並不代表這個是 植物嗎 因為我們現在條文是講的是植物 所以你說我用實驗室的資源 這個不能說我是 植物 好 那麼現在那那如果不是用實驗室的資源 他說那你有用我們的經費吧 就是國科會計畫 我們 之前要叫國科會然後中間都改成科技部最近又改為國科會 那很多大學教授的研究經費 高額的研究經費其實都是國科會補助的計畫 那這個老師的他其實也有 申請 國科會計畫 然後去做這個 研究 那我們這個後面會講國科會計畫說雖然國家出錢給你做研究但是這個研究成果了 他就 下放 這邊有一個條文這個 我們待會會講就是說 政府有一個規定說政府補助的研究呢我們 政府不需要留在手上所以就歸屬於研究機構 那照理講歸屬於研究機構歸屬於這個 大學才對 錢給了你長庚大學然後你老師去執行這些長庚大學的 研究經費照理講應該歸長庚大學才對 那他有主張這個 可是呢 結果 法院怎麼說呢 法院說各位仔細看 他說他所申請的專利 是一種手術移植物 視為表皮幹細胞移植 體外培養與特殊處理羊膜 然後 羊膜的手術移植物時的上皮幹細胞的擴展 這個是什麼 我們不一定 看得懂等等等 他是先講一下這個專利是什麼 可是呢重點他說 那你再看看說 他當初申請科技部計畫是什麼 我們仔細看 他這邊說 科技部計畫 我找一下 科技部計畫他每年有交進度報告 然後他的科技部計畫的進度報告有提到說 我的技術主要是在羊膜上 的顏表層 的 上皮 細胞 激素 表現 好 他說他的科技部計畫每年有交報告有說明他技術是 好像跟羊膜有關 好像跟什麼上皮 有關 可是是跟細胞激素表現 可是跟 他現在申請的專利 雖然也是 什麼 羊膜 幹細胞 可是 是什麼 幹細胞 擴展然後什麼 幹細胞移植他說跟 他說並非就是並非是羊膜培養制活 組織切片的技術 我們是有點搞不懂但是意思就是說 法官認為 從他科技部計畫國科計畫找的進度報告來看 他是什麼細胞激素表現 跟羊膜培養制活體組織切片 還是有 有不一樣雖然好像非常接近 那所以他說雖然有用這個錢 是有用科技部的錢沒錯 但是用了這個錢做的東西 結果了 卻去做別的東西也就是說你申請的是羊膜的A 結果你做出來是羊膜 幹細胞的B 那法官說雖然用的都是 科技部給你的錢 但是 東西不太一樣 所以他就不是你的職務 也就是法官認為 如何認定他的職務呢因為他 有申請那個 國科會的錢 那國科會計畫書 從計畫書來判斷說他要做哪些任務 那他就做出來的東西跟計畫書有一點不一樣 所以就 就不是他的職務雖然他有用科技部的錢 你看他這邊也是 再去解釋說 他這個表應該是 應該是指他的專利專利裡面表說有什麼羊膜上培養 然後有提到幹細胞的輪部表皮細胞培養在羊膜上好像有講到說什麼細胞培養 培養在羊膜上 但是他只有說這個技術只是這樣但是跟他的 計畫書所寫的還是不完全一樣那因為計畫書什麼細胞激素表現 說不一樣所以無法證明 這個 專利 他所請的是什麼活組織切片羊膜上培養 跟計畫書所寫的 細胞激素表現的 是同一件事 所以最後法官認為是非 職務 好 從這個判決 這是我們臺灣的判決 老實講我對這個判決是非常 不認同 我在 書上也有講我非常不認同這個判決 那但是這也是臺灣第一件這個案子 從這個案子我們再看首先呢 長庚 大學跟長春醫學有說你有用我們的實驗室空間 甚至實驗室助理啊學生都給你用 就是用資源 但是法院認為說 這個有用到資源不代表這是職務啊 所以這不是從這裡來判斷 第二個有國科會計畫有給你錢啊 可是他最後說 計畫書寫的是A可是做出來是B 所以雖然有用錢但是做的不一樣也不是職務也就是說 雖然你有用了 國科會 或長庚大學發給你的錢 可是你沒有做A你做出B 他說這個不叫職務 那我個人認為這個是錯的 我個人不同意為什麼了 其實各位像那個年老師知道 我們申請國科會計畫書我們當然一開始做計畫書 我們朝的方向是想要往A做 可是我們未必都能夠按照我們預期的方向做出A啊也許我們做到一半覺得B比較有成功可能性我們做出的是B 但基本上我們都是用 那個 科技部國科會的錢在做這些事情 所以我們在寫計畫書的時候本來就不能保證我們一定 會做出一個 明確的 結果一定是做哪一個 結果出來 那法院居然是說從做出來結果來看跟原來計畫書寫的不一樣 就說他不是 職務 我認為是不對 那我要講我認為怎樣首先我們要強調大學老師有個特色 他確實沒有人指派任務給他 大學老師每一個人 我們學生常叫老師老闆 老闆 大學教授就自己就是自己的老闆沒有人指派 研究任務給他是他自己申請 他自己去申請研究案 可是他既然有申請研究案呢 那既然申請的計畫書或者經費就已經在學校有一些文件說他現在要執行他所申請的研究案 那麼從這些文件或者經費來看他就在執行某個研究案 不管他做出來的結果 是不是跟原來研究計畫書原來講的方向一模一樣 但是我認為從他 有 說要做一個研究計畫研究案然後也有執行的經費來看都可以認定 這個是他的工作 也就是他的職務 要不然 像這個判決他說做出來的 成果跟原來計畫書寫的不一樣就不是職務 那所有的大學老師大概都可以 都可以逃掉 因為很多結果做出來都跟原來計畫書寫的不一樣 那大概是這樣 那可是我們最近看到那個 我們最近看到那個北醫的案子檢察官就起訴他 因為這個北醫的老師他確實也是把他 計畫做出來的東西自己申請專利然後轉讓給外面公司 沒有 誠實的說用北醫的名義去申請 那檢察官用背信罪起訴他 那在專利的部分我就不確定說 北醫大有沒有提告說要把專利要搶回來 可是我說如果 按照當初這個制裁法院98年這個案子 他居然說 長庚大學沒有辦法證明這個是職務 結果後來就讓這個 老師拿走 事實上這個老師後來就移民到美國 就等於說完全讓他 帶走他的自己的東西 然後大學什麼都拿不到 這樣當然就產生不合理的結果 這是我個人的看法 那但是這裡面呢 就出現了一個問題就是說這個錢其實不是大學出 他其實是政府 就是國科會現在都叫國科會 國科會出了這個錢 給大學 那到底出錢的人 專利是不是給國科會 還是給大學 還是給那個老師 那這個就是一個問題 那麼早期是這樣 早期呢我們 認為說只要是國家出的錢在國有財產法規定說 國家由預算 支出而取得的某種財產包括某種權利 那麼這個權利就包括申請權嘛 就你可以申請專利的申請權 這個是由國家支出 你去做研究而取得的專利申請權 他說都是國有財產 那麼進而 這些國有財產就是國家 花錢 補助你做研究他說這個專利應該歸國家 那麼專利歸國家將來國有財產的 收益處分都要依照預算層級為之 哇那這個很恐怖 所以如果這個專利 歸國家的話 那國家很麻煩他怎麼去對外授權 或轉讓這些專利 就很麻煩 所以我們認為這樣的方法是 很 不好的因為這個國家手上擁有一大堆專利他也不會去用 那我們就看到美國了 美國在1980年呢他就改變了這個做法他這邊有一個叫BIO 忘了怎麼寫BIODOACT 我忘了怎麼寫 YE啊BIODOACT 這是兩個那個議員的名字 一個議員叫BIODOACT 這兩個議員提了一個案我們簡稱拜杜法 這個拜杜法當時就想到說 政府出錢補助 大學做的研究如果這些研究 專利都要放在政府手上是很麻煩 還不如呢 把這些專利呢就交給這個大學他們自己去談授權或轉讓 所以我們後來臺灣在1996年 修科學技術基本法就學了美國的 1980年拜杜法 那我們的規定大概這樣政府補助出資做的研究 那研究的成果呢 第一個 不受國有財產法制限制 他所獲得的智慧財產權 不受智慧財產權的限制 那麼也就是說他可以透過契約 不受國有財產法制他就可以透過契約下放 透過我們國際貿易契約來說下放給這個 執行單位 然後我看一下他這邊應該有規定 就是說那至於怎麼下放給 那個執行單位他說去訂行政院去訂一個 那個細部的 辦法 說 這邊有講對不起德江全部或一部的 那個 權力的歸屬於執行研究發展的單位 歸屬於大學 注意了 他是說這個 權力的要給那個執行的單位是那個大學不是那個老師 所以就學了美國把這個權力下放 但是把這個權力下放之後呢他這邊有保留一個條款這個是選美國 叫介入權 就是說 我保留給你大學 可是你大學要努力的去推廣 這個 專利的 活化就是要運用不管你是要去授權也好 或者轉讓也好你要去 這個去積極的去 用這個專利不要說 大學只有專利但是不用 所以如果你不用 就是說 你因為你的授權不當你不用或授權金太高導致這個 沒有人在用 或者太貴的話呢政府還是保留一個權利叫做介入權 介入權是要求你更改你的授權內容 這個看看就好了我們臺灣從來沒有用過 從來沒用過 好那 講了那麼多那我們再用一個更真實的案例來討論 這個大學教授 到底 他的研究計畫做出來東西到底是歸他自己 還是歸大學 還有再來一個我們也順便講到 到底美國如何去認定 專利權歸誰 那我們之前有講說美國的他早期採取發明 先發明主義 那先發明主義下他非常重視誰是發明的因為所有的權利都來自發明的 那我又可以稱為發明人中心主義 所有的權利來自發明的 所以他非常重視發明發明人是誰 發明人的權利 但是跟臺灣不一樣臺灣就是說這個是僱傭關係下 那是歸僱傭人是歸公司 那這個什麼教育部長吳茂坤事件也許各位已經遺忘了 這個當初在 卡管 管中閔校長 要上任這4年前 管中閔 臺大管中閔校長 被卡管了之後有一度請了中研院的一個院士吳茂坤 來當教育部長 然後卡管 但是後來因為他有發生這個專利的問題 就黯然的下臺 那這個案子的 就是被人家指控說吳茂坤呢 他當時曾經到東華大學擔任校長 然後在東華大學的時候有一筆經費進來叫他做研究研究說 因為他是外來當校長他就說東華大學這邊有沒有什麼特色可以研究他說當地有一種草叫 瘦草 瘦草可以研究看看他有沒有什麼療效 研究出來了就覺得去申請專利 可是後來被人家發現說他在美國自己設公司 然後自己申請美國專利及大陸專利 而不是用東華大學的名義去申請 就引發這個爭議 那我這邊要看幾個問題第一個部長他到底是不是這個案子的發明人 第二個 他申請全能到底是東華大學申請還是說他們自己創的公司 那麼他說他可不可以自己先申請再告訴東華大學 那但是他有提到說他為什麼自己申請他認為說因為東華大學是國立大學如果到 大陸申請專利很困難 那第五個他有提到說臺灣好像沒有辦法加入這個 WIPO他所推動的這個PCT專利合作條約 所以在 世界各地申請專利有困難 所以他 他說他要必須要先到美國 用PCT 提出申請再轉到各國去申請 有這些問題 那我們來看一下 首先這個案子到底誰是 發明的 那麼 我們 剛剛有簡單提到說 在美國會強調說 一定要很忠實的 填寫實驗記錄簿因為這個實驗記錄簿是記錄整個發明過程 那記錄發明過程就是認定說 誰纔是真正發明人 也就是對發明 構思想出來的那個人有貢獻的 纔是發明人 那如果對發明公司 沒有貢獻或貢獻是很微不足道的 都 不能當發明人 那美國很強調這件事 但是 臺灣呢他是 沒有很強調這件事情 那我們簡單看一下美國 那美國的 專利法他有特別去認定什麼叫做 如何認定 發明人 那發明人如果說兩個人或兩個以上共同研發完成的 他們就變成是共同發明 那 因為他們的發明權都來自發明人 所以他們要共同申請 那他這邊有稍微講到說 你們這個兩個發明人不一定要在同一個時間 地點工作 你們都有貢獻 你一定要有貢獻但是 貢獻的程度不一定要一樣 然後因為專利的請求項 我們也會講專利的請求項一個案子可能有20個請求項 但是你未必要對每個請求項有貢獻你可能只對一個請求項有貢獻等等的 但重點就是說你一定要對這個 發明的共思完成有貢獻而且這個貢獻不能是很小的貢獻 那怎麼樣 什麼叫做構思呢 說你要在發明人腦中形成一個完成的 可運作發明的明確永久的 概念 把它想出來 所有 發明的技術特徵都想出來了 那想出來 就好不一定要做出來 至於說你有沒有真的把它做出來 他不重要因為你把它想出來 可能你已經寫在紙上了 那麼 只要已經達到說 可以做得出來的程度 就好至於有沒有真的做得出 出來的 不重要 那剛剛講你要有貢獻 那 重點是反面來講那什麼叫做沒貢獻 什麼叫做沒貢獻他說你你不能夠 有很 那個 貢獻很不重要 那所以我們要反面來講什麼叫做貢獻 不重要 那我這個曾經做過一個 我寫過一個論文去研究美國的案子 那從 美國案子看到有一些會被認為不重要例如說 這個 主要的教授他已經想出 想出那個 一個研究的方法那只是叫學生去做實驗驗證 那就驗證成功了實驗 數據是好看的但是是教授想出來的 那麼 他就會認為說這個 學生只是做實驗的這個是 比較不重要的貢獻 或者呢 他只是 教授已經想出來了 說怎麼做畫了一個草圖 但是他只是畫草圖了他要找找那個 細思把那個產品做出來 那真正做做出產品的 製作者了 雖然不是教授但是 是教授想出來的 所以他會認為說只是做 產品原型的 不重要 再來這也很有趣就是說研發者了 他是自己研發出來但是有有上面出錢的人 出錢的人是老大他會建議說你可以往這個方向試試看 他講這個方 說 我出錢建議往這個方向試試看 但是呢 美國法院認為說那個他沒有貢獻 因為他只是建議方向那也不知道成不成功 諸如此類的 所以我這邊只是講說 美國呢因為他很重視 誰是發明人所以對於 你到底有沒有貢獻 哪些是你的貢獻他們在判決裡面就會去 討論 那麼 美國很重視發明人如果你的 在申請的時候發明人亂寫 會有什麼後果了 那這邊講因為美國的所有的申請權 都是來自發明人 這在2012年之前是這樣 所有的申請權是來自發明人 所以發明人一定要正確 那如果你發明是 不正確的 亂寫是寫到 錯的發明人會怎麼樣呢 第一個也會導致你的 專利無效 這有很嚴重的結果 第二個 如果你漏寫了一個人假設他是三個發明人 A跟B 跟C 三個工程師一起發明的 那這是假公司聘的三個工程師 假公司只列了這兩個人當發明人沒有列他 好在美國很有趣有一個問題 結果假公司申請到專利他只列了A跟B當專利 那已公司呢 是同業也就做 相同的產品他就 是競爭對手 那麼假就告已經權 在美國很有趣的案子 已呢他就會花錢打聽說 有沒有離職工程師 離職的 研發工程他找到了 然後他找到了他就說 我聘你 或者我把你的權利買下來 我聘用你 或者我把C的權利買下來 那麼假在告已的時候你就會說 你不能告我 因為我也擁有C的權利 那所有的 專利的權利都來自發明人 所以你這個本來是ABC三個人共同發明 那你既然只列了兩個人 C的被我挖角過來 所以我也擁有C的權利所以我也是發明人之一 那發明人之一我也可以用 所以你不能說 你是專利權你就告我 我也可以用 所以在美國很有趣 這個你隨便亂列發明人因為發明人 美國的專利權就來自發明人 所以發明人亂寫 第一個可以導致專利無效 第二個甚至也會害你 亂寫掃獵的人呢 你去告別人侵權反而會告不贏 那這都是表示 讓我們知道說美國是發明人不能亂寫 那我剛剛有講說我們臺灣的發明人是亂寫 那 這個亂寫的結果我們就說 我是拉回來講說當初吳茂坤 這個教授他說他到東華大學當校長 然後他就說他自己在外面拉了一筆經費過來 因為他當校長他去外面拉經費 可是吳茂坤他不是研究生醫什麼藥草類 他不是做這個研究 那他拉了經費之後他就交給他們好像是 那個植物系還是生物系的老師去 做這個受草的研究 好像我記得他們叫生物系 的老師去做研究研究這個草有沒有什麼療效 但是結果申請專利的時候 吳茂坤他有把他自己列為發明人 那我這邊就第一個問題就是說 吳茂坤他去申請美國專利他可以列為發明人嗎 我這邊說不行 尤其啊 這邊有提到說 你雖然是錢是你拉的 你雖然有建議說你們可以研究看看受草有沒有什麼療效 可是到底受草有沒有療效那是那些實驗室研究 人員研究出來的並不是你吳茂坤研究出來的 那因為他是去申請美國專利 所以我才這邊說 美國專利發明人是不能亂寫的跟臺灣是不一樣的 所以第一個吳茂坤他把自己列為 發明人去申請美國專利其實這就有一個問題 好那 當然再來第二個如果你是申請臺灣專利我們剛剛有提到說臺灣專利就有一個什麼植物上分飛機 非植物上的爭議 那麼當然也許 吳茂坤或他們的團隊會主張說他這個是非植物上 那為什麼他們可以主張非植物上因為他會說 不管是我吳茂坤自己 作為一個校長 或生物系老師 去做這個 吳茂坤獨立拉的研究經費他說這個都不是 什麼 我老師必須要做的任務嗎 至少以吳茂坤的角度他是校長 沒有校長沒有人在指派他任務了 所以吳茂坤自己可以說 我做的東西不是什麼任務 但是我剛剛有提到一個見解這是我個人見解就是說 因為這個錢雖然是你吳茂坤去外面爭取來的 但是這個經費已經進到學校 然後進到學校之後你們這個研究團隊的是開始執行學校這個經費因為你們畢竟 做這個研究要報帳 執行這些經費 所以我們是 我個人認為是可以從經費這件事情來認定你是在執行一個學校的工作 雖然這個工作是你自找的 並不是別人指派你的 所以我認為應該是職務上至發明 可是我們剛剛有講到 那個長庚大學的案子 有提到說 我們那個制裁法院居然有一個判決說 那個 並不是說用了經費就代表是職務 那還要判斷說你跟你原來的計畫書寫的也不一樣 等等的 所以這個就很難說但我認為應該是從 有沒有使用經費或者 學校的文件有記載說他有在執行一個研究案 內部的研究案等等都可以算他是一個職務 而且因為他那個案子他還去中國申請專利 中國大陸申請專利 那中國的專利法比我們臺灣寫的 更不一樣 中國專利法說執行本單位的任務那任務當然是有上級 指派你 或者有利用本單位的物質技術條件所完成的發明 通通都是職務 所以注意了像長庚大學的案子 他說你只要有利用本單位的這個實驗室 只要有利用本單位的實驗室通通都叫職務 那各位可以理解像我們剛剛講那個我們的第八條說 什麼利用公司的資源 可以叫非職務 我們第八條講的說非職務說雖然是非職務但我有利用公司的資源 可是在大陸的用語是 你只要用了公司的實驗室你通通都叫職務 那隻要是職務的通通都是屬於該單位 所以 某程度 來說 這個 吳茂坤那個案子因為他有他沒有去大陸申請專利 那麼 如果你要用大陸的專利法來判斷的話他只要那個實驗是在 學校的實驗室做的他都可以算是職務 那也就是應該歸東華大學 那再來他就有一個問題說 而且東華大學自己的規定也是這麼說啦 因為如果專利法雖然承認非職務 但是 在看你們學校自己的規定 那 這個 東華大學的規定呢自己寫說 發明 職務如果有很明確的一個指派的任務 或者運用本校資源所產生的研發成果 通通歸 本校所有 這個東華大學自己寫 不過各位要注意喔 東華大學講的時候只要運用本校資源所生的結果通通屬於本校所有這個會違反我們專利法第九條 因為我們 剛剛有說我們專利法第九條說你不能夠用契約或用什麼規定去剝奪 這個員工的權益 因為我們第八條承認非職務的概念 所以你用第九條 說用契約或你們校內自己的規定去剝奪 他的權益 也不行 所以他有說什麼只要運用本校資源的通通都歸學校所有啦 這個是 其實是有問題 但是我的看法是說應該是從那個經費的使用就認定這是他的職務 那既然是他的職務就是歸 學校所有 應該是要用東華大學的名譽去 申請才對而不能夠用他 個人的名義或他自己在外面設公司 那我這邊有剛剛講說大學教授的 研發是否為職務剛剛已經討論過了 那麼再來就是說 吳茂坤後來有提到說 他之所以 先申請 是因為 臺灣的很多 大學 他的正式名稱有一個國立 那既然有一個國立卡著你要去美國申請專利 大陸申請專利都有困難 所以他說 他想要自己先申請 用自己的名義先申請 申請到之後 再移轉給 學校 這是他的說辭 但是某程度其實看他們學校自己的規定 應該也是 不可以的 因為按照他們學校規定或者很多大學規定都這樣 就是說 很多大學會規定這樣就是說 你能不能自己申請 還是要由學校申請 其實學校有的大學也學校也不想幫你出錢 因為假設每個老師200個老師 每年有200個研發成果都要學校出錢申請 學校也覺得沒有這個錢 所以學校也會評估說有的我不想要出錢申請 因為我覺得沒有價值 那麼各大學的規定都這樣就是說 你們學校老師研究出來東西喔你應該先告訴 學校 學校審查 那如果學校審查是不想要 幫你 出錢申請 這邊有講說學校審查說 不想要補助你申請 你纔可以自行申請 那所以呢 這個吳茂坤當時有一個說法是說 他想要自己先申請申請到之後再 移轉回 學校 可是這個是有問題的因為如果按照他們學校規定是說不行 你都要先跟學校講 除非學校確定是 不花錢幫你申請 你纔可以 自己申請 那 等等的 那但是吳茂坤有一個理由是說因為他要去大陸申請但是你 你的 中華大學叫做國立 國立這個很麻煩 那這個確實 例如說 你在大陸申請喔 如果你擺一個國立什麼什麼 大陸可能 不會接受所以你要把國立兩個字拿掉 例如說以雲科大為例 我們雲科大也有在大陸申請專利我有查過 但是你就不能寫國立 因為你寫國立就很敏感 你是什麼國 所以呢 你就把國立拿掉就好 可是東華大學又更 更麻煩為什麼呢因為東華大學交通大學清華大學這種 你就算不掛國立 但是在大陸會有 一樣的名字大陸也有一個東華大學 大陸有好幾個交通大學 清華大學 所以你不掛國立但是他會希望你掛臺灣但是你也不願意掛臺灣的話 確實也 大陸就會不理你 所以呢吳茂芳這個說詞是也許是 有可能的就是說 他說他之所以不要用那個國立東華大學名義去申請是因為怕在大陸申請 產生 困難 那麼很多學校早期有很多學校會有這個 方法就是說 假設你真的用國立大學 去申請會碰到困難的話 那就會允許說老師個人 老師用個人名義申請 那個人名義申請之後呢 在申請到之後再想辦法約定轉讓 回給學校 或者呢 他會說這個是一個 借名契約借 用老師的名字 但是這個實質的權利要 回給學校有這種說法 但是如果是這樣的話呢 因為專利申請權確實可以轉讓就是說假設專利申請權是 大學的 但是他確實可以約定轉讓給老師 或者說 怎麼樣但是呢這邊就提到說 不管怎麼樣你 照吳茂芳這個講法說他要 自己申請然後申請到會再轉讓回 給學校 這也必須要跟學校跟老師應該先簽訂契約書講清楚 說 申請權原來是大學的 只是先轉讓給老師 然後約定好老師申請到之後 是要轉讓給 學校還是用授權的方式給學校要講清楚才比較好 好 那麼再來他有一個問題說 因為臺灣沒有加入這個專利合作 條約 的申請程序這個專利合作條約申請程序的好處是說 一申請等於全球申請 在申請階段已經整合了 但是臺灣沒有辦法加入 那吳茂芳想說我又到美國 去申請這個 PCTT程序等於一申請了就等於全世界申請 然後申請完之後再轉而申請美國專利大陸專利 等等的 那這個是他 的 解釋 為什麼要這麼做 那麼但是我剛剛 講到說因為你這個申請權原來在 東華大學手上 你如果要這樣做其實你還是要 跟學校報備然後跟學校約定清楚會 比較好 那但是我這邊最後這邊就簡單講就是確實 我們臺灣因為沒有辦法 利用專利合作條約 去申請各國專利 因為我們臺灣不是這個會員國 所以呢你必須是專利合作條約的會員國以及他的公司 纔有辦法用 或者他的國民纔有辦法用這個PCTT程序 那確實 按照吳茂芳的說法他之所以要在美國成立一家公司 是因為他要把他變成美國的公司纔可以在美國用PCTT程序 這個是沒錯 那臺灣呢既然不是 PCTT的會員國 臺灣人能不能用PCTT來申請呢 除非你承認 就是你在大陸你可以到大陸申請PCTT但是你在填寫的時候你就要必須承認說你是大陸的 國民 就是說你是中國大陸臺灣省的國民 那你就可以用 在大陸用PCTT來提出 申請 那確實是有 這樣的 困難的考量 那這邊只是 補充 以上呢就是我藉由這個吳茂坤的案子 來說明好幾個問題 這我再重整一下 第一個就是說其實美國是很重視發明人是誰 臺灣沒有那麼重視 第二個 申請權我覺得還是要 是大學 才對 那麼 再來就是說我們不管是國立大學或者臺灣廠商 他到 國外大陸啊或者用PCT申請確實會有一些困難