專利法，單元9：專利要件考題解析

專利要件的考題有說真的律師考試二試 的制裁法 在二試裡面有考過專利要件的題目 其實專利要件的題目要出題是比較困難的因為他 用抽象的來 他不可能真的出一個技術的東西讓我們判斷 他只是抽象的說讓你知道哪一些可以 來比 比較是一些時間的問題 首先105年有一題我覺得有關 我們看一下甲於103年 3月20日 向經濟部制裁局申請A發明專利案 那經 經濟部制裁局檢索結果發現A發明專利申請案其抽象的技術內容 與103年1月10日向美國申請同年6月10日公告的B專利案 僅在於依通常知識 極能直接指揮 技術特徵 且A發明專利案請求像技術內容亦為所屬技術與中具有通常知識者 E、B專利 與 102年4月 向日本申請 然後102年9月公告的C專利的技術內容所能輕易完成 那這個題目但這裡面講了 這個好幾個東西 我們用一個時間軸先看一個時間軸 假號他有一個A 申請 是103年的 3月 20 那再來有一個B 然後他說這個B 這個很有趣的B是在美國的案子不是臺灣的案子 這個這個A是臺灣的案子 他說這個B呢是在 103年的 1月10號在美國申請 可是呢在美國申請之後在 6月10號公開 所以呢 是103年的 6月10號 公開 不過呢他這個沒有講就也是在美國公開 因為這是美國的案子 他是B在美國申請在美國公開 A是來臺灣申請 那再來有一個日本 他說有一個C 那他說C是在102年 C在日本 102年的 4月 10日在日本申請 然後且 那個102年 9月 25 公告 注意他用公告就不是用公開公告跟公開差別 公開只是把那個資料公開說有這個申請案 而公告則是說這個案子已經 覈准 公告是覈准 但是公告也是把內容公開覈准 那也是在日本 那這個 時間軸是這樣 那重點是說 這個是假 假來申請 那現在是有一個 是經濟部經濟部 制裁局 他發現有這幾個 有一個 B案 跟你A申請的有點像 還有個C案 那應該是經濟部 那我們看他的問題 第一個經濟部制裁局得否援引 B專利案的技術內容作為論壇A發明專利申請案不具吸引性 跟領制喪失吸引性 所以這題就考了第一個吸引性跟領制喪失吸引性 我們先看第一小題 回到這個題目 其實這個題目呢 一開始就出現了一個字 是我們剛剛上課特別講到的什麼 直接置換 因為我們 剛剛上課特別講說 如果是喪失吸引性是說他的東西就是跟請求項跟現實技術就是幾乎是一樣 那麼 但是在領制喪失吸引性的時候他稍微放寬一點 他是說 有一個小地方你換掉 換一個 別的東西 那直接置換也會 領制喪失吸引性 所以今天他 題目裡面用的這個詞就已經很專業了 為什麼這麼說因為法條裡面並沒有看到直接置換這個詞 這個是在專利審查基準裡面 纔看到 這個詞 所以這個 我想甚至如果 某些同學他沒有 讀到這個專利審查基準裡面講的這個詞 這個看不太懂 不過這個題目倒不影響 首先呢會不會因為 他的題目是說B針對B的部分他會不會喪失吸引性 或者你是喪失吸引性 我們先回答這個第一個問題 針對B的部分 會不會讓A喪失吸引性 答案是不會 不會喪失吸引性 為什麼了 因為你在美國申請 可是 所謂的喪失吸引性是從 我的申請日臺灣的申請日 來判斷 那臺灣的申請日 3月20之前有沒有公開呢 那B他雖然有在美國申請但是在3月20之前沒有公開他事後才公開 所以他不會 讓 這個A喪失吸引性 也就是B不可以作為A的先前技術 B案不會 讓A案喪失吸引性 但是會不會有擬制喪失吸引性 擬制喪失吸引性就是我們那個23條 提到的說 有一個我的這個發明 比我發明還要早申請 比我早申請 然後在我 發明 申請之後那個比我早申請的 在我申請之後公開 那我們就有一個擬制 他也會喪失吸引性 這個題目呢他就有點像他說了這個B案 他比我A案早申請 他比我早申請 因為我3月申請他1月申請 那 在我申請之後他就公開6月就公開所以比我早申請但在我申請後公開 所以會不會有擬制喪失吸引性呢 好我直接講答案答案是不會 為什麼不會 因為這個擬制喪失吸引性 他都講的都是臺灣 說如果臺灣 有兩個很接近的案 然後一個案 申請的時候另外一個案已經早一點申請然後在 第二個案申請之後事後才公開 那我們臺灣以臺灣的專利政策來講說 太接近的兩個案 我們只給 第一個專利就好 太接近的我們就不給 所以這個 擬制喪失吸引性 他的條文針對的是指臺灣自己 如果有兩個很接近的案 可是呢 這個題目他雖然出的 很有趣但是呢他特別講這是美國 這個B是在美國申請 然後在我臺灣申請之後在美國的才公開 對我臺灣的申請人來講 我根本不知道美國有這個東西 那 這也不會涉及到說 臺灣自己有兩個 很接近的案 他也不會啊因為這個這個是美國案這也不是臺灣案 所以 他 就不會說臺灣同樣的東西很接近有兩個也不會 所以這個 情況他也沒有辦法用擬制喪失吸引性 所以 A案 他既沒有喪失吸引性 他也沒有擬制喪失吸引性 這個是 第一個小題 那第二個小題我稍微換個顏色 後來我整個擦掉 然後再換個顏色好了 經濟部制裁局得否用B案 加C案的技術組合 就是2比1 多對一嘛就兩個 B案跟C案兩個加在一起 說你這個A案其實就是 B案 然後小小的改良加一點C的小改良進來 能或不具進步性 可否呢 那我們 回來看這個可否 我直接換個顏色雖然有點亂 其實我直接講答案 答案是不可以 不可以的原因就是說 這個進步性呢 他必須是 你的申請日之前的先前技術 你雖然可以用兩個或三個先前技術加在一起 然後說我現在的申請的東西 不具進步性 但是必須是在我申請日之前已經公開的先前技術 申請日 前 要公開的 先前技術 而且我們剛剛講說我們雖然有擬制上司 信心我們這邊有個擬制上司信心 可是我們並沒有所謂的擬制上司進步性 沒有沒有擬制 上司進步性 所以也沒有所謂的 什麼什麼在比我早申請比我慢公開的我再把他擬制為我的先前技術沒有 那所以這個案子只有C是 我們現在申請的是A案 A案是103年3月20來申請 那比我103年3月20號早申請的只有C 他不但比我早申請而且就公開了對我來講其實我不管他什麼時候申請重點是他 正式公開於全世界 因為他這邊沒有講到他什麼時候公開他就直接講公告 那公告也就公開所以他在10 2年9月25日 就公開於全世界那比起我A申請的103年 3月20日比我的申請日早他就公開全世界所以C案是我A案的先前技術是沒錯 可是B案呢 B案他在美國雖然早申請可是他沒有公開他是在後來 在我A案在臺灣申請之後 他纔在美國公開那比我的申請日 還要慢所以B案並不是我A案的 先前技術 而且我也沒有所謂的什麼擬制上司 進步性說把這個比我早申請比我慢公開的擬制為我的先前技術也沒有這種東西 所以既然B案不是我的 先前技術所以只有C案纔是我的先前技術所以這個第二小題就問說 能不能把 B加C當成 兩個組在一起說我A不具進步性答案是不行因為只有C 是我的先前技術 但是B就不是我的先前技術所以你不能夠 把B拿進來 用 那麼第三小題我看一下可能跟在這裡比較無關我們還沒教到弱勢A發明專利 申請案經經濟部制裁局審查結果 以A專利不具進步性 這個是制裁局的審查結果說不具進步性 然後呢就說不給你專利的審查結果 那假不符 得否對不給我專利的審查結果提起訴願 簡單說他對這個審查結果不符沒有辦法直接提訴願 他應該先提起再審 然後提起再審完再去訴願 好像是這樣但是我們還沒教到所以我們這一題就不看了第一題跟第二題 很有趣他題目出的很有意思考吸引性 理智喪失吸引性還有進步性 那我們接下來看 110年的這一題 110年的律師考試的考題 他也是跟 吸引性有關係 一賈維某大學教授從事運動科學研究 累積長期的研究經驗 終於研發出某技術 並應用在跑鞋X 於民國 108年3月1日接受某運動媒體獨家訪問 訪問中賈暢談跑鞋X的技術內容並向記者分析該技術要點與操作構想 並有意將該技術發表於該媒體所經營之運動期刊 一個月後108年4月1日前述 跑鞋X的技術內容全述刊登於該 運動期刊 刊登於運動期刊就已經公開了 為確保跑鞋X於市場之利基賈稅於108年9月2日就跑鞋X 的發明內容向經濟部智慧財產局申請 物品發明專利 賈申請 不料已於 108年5月15日 就相同跑鞋發明 向經濟部智慧財產局申請物品專利 所以已申請而且已看起來比較早申請 已就專利申請案所以已申請提早公開但經濟部於109年時與公開 複據理由回答問題 那我先把這個時間序列講一下好了 說108年的 3月1日 接受媒體訪問 不過從題目 他並沒有說這個媒體訪問的時候有沒有公開 好像只是被訪問但是如果沒有公開是還好 然後到了108年的4月1號 這個媒體就刊登出來 而且刊登的他是說他全部的那個 研發的東西都看得出來所以這個時候就是 然後再來 他說當然 假他說他108年的 9月2日 假了想說要趕快去申請專利 去申請專利 108年的 5月15 有人先跑去申請的是已去申請相同發明 他強調相同發明 所以就是一樣的 就被已先申請 然後已的申請案是在 他說在109年的 7月1號 公開 這個公開是指那個已的申請案公開 好這是整個時間序列 那我們來看他的問題 他說何謂專利法制早期公開制度 我稍微換個顏色 那因為我們現在還沒有要交到這個專利法早期公開不過 簡單講這個 公開是指那個申請案的資料公開 跟公告這個詞不一樣 公告是指那個專利已經覈准 然後被公告 那公開只是申請 案的 資料 這個說明書申請書的資料公開 那他說早期公開是什麼制度這個以後解釋 不過總之就是說 已了他 還沒有公告之前就把資料公開了 這個制度的設計的意思是說讓其他外界的人知道說已已經有 研發出這個東西了 那其他人就不要再做重複的研發 或者其他人也不要 去做類似的產品 那我早期公開之後我會取得一個暫時性的保護 以可以取得一個暫時性的保護 總之這個大概是一個早期公開制度 那我們看第二題 他說因相關性性審查方面 依專利法規定 已在108年5月15日的專利申請案得否作為甲於同年9月2日專利申請案核博依據 所以他現在只針對說甲你9月2日才申請 但是已已經在108年5月15日申請 會不會使甲拿不到專利呢 這裡啊其實 你們若 剛剛前面一題講完喔 應該可以看到就這一條還是考一個擬制上市性性的問題 甲提出申請我們一般的上市性性是說甲提出申請日 以這個申請日之前已經公開的才會 讓甲上市性性 但是甲9月2日來申請的時候以雖然在5月15日先申請以現在先申請 但是當時申請的還沒有公開 所以當時 這個已了這個部分是沒有 讓甲上市性性 可是在23條有一個特殊的設計是說 已先申請 然後在甲申請之後已又公開 這個 在甲申請 發明之前已先申請然後在甲申請之後公開了他是 有一個制度叫擬制上市性性 所以我們如果很 層次講得很清楚的話是說 已的這個案 他 沒有讓甲上市性性 就是沒有這個 一般上市性性的問題 因為他已案不是 那個先前技術 因為他那時候還沒公開 所以 已來申請的時候他來申請的時候這個時候還沒有公開 這個案沒有公開 所以他不會讓甲 發生一般21條說在甲申請之前就公開 上市性性 他不會有一般21條的 一般的上市性行為 但是呢 甲申請之前已先申請 甲申請之後已案就公開了這會有23條的擬制上市性性 所以就會導致了甲案 因為已 讓他已案的申請讓他擬制上市性性性所以甲案的就申請不到 這個因為他的第二小題我們看他純粹只是問說 你的這個案子會不會讓甲拿不到 我們說會喔真的會讓甲拿不到喔 因為會讓甲擬制上市性性 好 那再看第三個題 他說單就新穎性而言 暫不考慮 專利發明適格性及其他專利要件 這個我不知道他是不是在問說我們先不考慮說這個 東西說 這個S跑鞋 他能不能適格或其他專利要件 我不知道他指的其他專利要件是什麼 甚至包括說 到底有沒有申請權 他是不是說我們也先別討論那個申請權人是誰的問題 可能 他說只就新穎性 本案應由誰取得 那既然在第二小題就已經回答甲案 可能會因為已案拿不到 那麼 單就新穎性來看他現在問那已案拿得到嗎 應該是問已案 那已案又拿得到嗎 拿得到專利嗎 好 那如果這樣我們來看 我們問說已案拿不拿得到呢 其實已案可能也拿不到 為什麼呢 因為已來申請的那個時候換一個顏色 已來申請的 之前已是5月15來申請 在已申請之前呢 甲透過媒體 就已經先公開 而這個時候呢對已案來講 這一次的媒體先公開就會變成先前技術 而且是已公開的先前技術 所以 已來申請 的這一次 5月15來申請會因為 甲已經先公開4月1號先公開 就是已經有先前技術先公開害已上司信心 所以純粹的新穎性來講呢 已的案子 已的申請案 已案的部分會 上司信心 已案 會上司信心 所以已案也拿不到 已案也拿不到 那甲案則是剛剛前一小題已經回答 甲案呢會因為 已案先申請後公開 擬之上司信心 害甲案也拿不到 那也許 同學會覺得奇怪 已案最後沒拿到假設 已案是最後 沒有 取得專利的案 已案最後沒有取得專利他還有擬之上司信心嗎 因為 我們原來設計擬之上司信心是說 我們假設已案先申請後公開那已案可能拿到的話 就不要讓甲案拿到 所以 有這個擬之上司信心 但是我這邊解釋從23條條文來看 他只有提到說 甲的發明 申請的時候有一個另外一個已 先申請後公開 就會讓甲案 擬之上司信心 至於已案有沒有拿到呢條文上不管 所以已案最後就算沒有拿到專利 還是會讓甲 擬之上司信心 所以 確實 就算已 沒有拿 已案沒有拿到專利的甲案 還是拿不到 會因為已案讓甲案擬之上司信心 至於已案自己拿不到是因為 甲已經 先 公開了 這個部分同學也許會想到因為他的題目設計有說甲自己先公開 甲再來申請會不會有這個吸引性優惠期的問題 我們這個 好像在21條的第三項 有提到一個吸引性優惠期 就是甲如果自己 4月1號先公開 那我們說 假設我們先假設沒有已這件事 然後甲9月 2日才來申請 會不會甲自己的申請案 因為自己的先公開就讓甲自己上司信心我們說不會 甲如果是 自己 曾經有先公開不管是自願還是非自願先公開 在12個月內 甲自己來申請的話 他可以主張吸引性優惠期 所以呢 這個甲自己在4月曾經公開的這件事不會害 甲的9月的申請案 上司信心 但是呢 這個 因為我們剛剛已經解釋了甲之所以沒辦法申請是因為 已的申請案害的 倒不是因為甲自己的先公開害甲拿不到專利 已的5月15號的申請案之所以拿不到專利是因為甲的公開 害他拿不到因為 那個已就沒有辦法主張 就是已經上司信心 但是同學可能會 問一個問題那這個時候結果最後的結果好像看起來 不太對就是說已案也沒拿到 甲案也沒拿到可是假設是甲明明是先發明的 最後的結果好像 不太 怪怪的那我們姑且不論他的考試設計好像沒有想問 那麼複雜那到時候 到底甲怎麼辦我們這個就不管了 但是同學也許會誤會說 甲的先公開不是有個吸引性優惠期嗎 那 也就是說甲的這個時間是不是就是優先同學可能會有點類 誤以為有點優先權的概念 就是說 甲的先公開不是有優惠 但是這個優惠跟優先 權是不一樣 就有人會誤以為說 甲是不是在4月1號就有某種優先權所以 他可以去不管已的這個案 然後甲就可以說好主張他自己在4月1號有一個某種優先權的概念 但是不是 這邊我要澄清 這個吸引性優惠期只是說 甲的 4月1號自己先公開這件事 不會害自己9月2日的申請案 喪失吸引性各位看那個 21條第3項條文說 這個自己自願或非自願的先公開這件事的不會 成為害自己喪失吸引性的那件事 但並沒有說 這個這只是優惠期而已但並沒有說這是一個優先權 也就是這個並不是優先權 並不是說你優先取得了一個 優先申請專利的權利不是 所以呢 甲並沒有優先權那甲案之所以申請不到我們在第二小題已經講了他是因為 乙案 會導致有這個擬制喪失吸引性的問題 整個案子就這樣啦 但是其實 我原來有在想說那 各位也許會覺得很不合理甲明明是 好像先研發出來的先接受媒體訪問的那 甲有沒有辦法 再用其他方式來爭取說 他拿到這個 又是另外一個問題 那我們就 這邊就不談了 這個問題也沒有讓你回答這裡 這案子就這樣