美國商標法：體系與重要判決，新書介紹，楊智傑教授

各位朋友大家好,我是楊智傑 我在2023年11月出版了一本 《美國商標法體系與重要判決》的新書 本書有三個特色 一、本書完整介紹美國商標法內容 說明其使用保護主義與先使用權的特殊體系架構 二、對美國商標法中的商標不得註冊事由 商標異議、撤銷、廢止等事由 均進行歸納、整理 並比較與臺灣制度的一同 完整呈現美國商標法的體系架構 為一本體系完整的專書 三、本書整理介紹超過50則 美國最高法院與各巡迴法院重要判決 包括2023年6月 美國最高法院最新兩則商標判決 我這個書將美國商標法內容 有體系的分成15章 那美國商標法當然有它的一些特色 例如它不是採取註冊保護主義 而是採取使用保護主義 那在這樣的特色下 它的制度跟採取註冊保護主義的國家 的制度有所不同 那我自己是因為在北美之權報上 陸陸續續寫了很多美國商標法的判決 可是這些判決只是點的介紹 並沒有一個有體系的東西 所以我這一年把這些體系架構的東西補起來 再將這些案例串起來 一共整理出15章 識別性討論說這個商標 有沒有識別性能夠獲得保護 那麼例如說2020年 最高法院的這個booking.com案 就非常有名 在書中就會做介紹 那第二章討論非傳統商標 例如說立體商標 顏色商標 這個在美國很特別 它叫做商業外觀trade address 也可以申請註冊獲得保護 可是這種立體商標 顏色商標 它本身可能有功能性 所以在某些案子中會爭執說 它是不是因為有功能性而不得允許註冊 例如說這幾年比較有名的是 2020年的ponky巧克力 這個巧克力的造型的立體商標 控告樂天的pepero的巧克力的案子 那pepero就反過來主張說 你這個雖然有註冊立體商標 但是你具有功能性 所以不得註冊 第三章商標不得註冊事由 就需要更有體系的去比較討論 因為一般我們比較不清楚 美國商標法在哪裡 有條列式的規定商標不得註冊事由 我們大概知道臺灣的商標法 第29條要具識別性 30條就有各種商標不得註冊事由 那對應到美國商標法 我就一項一項去比 例如說美國商標法 1052條A首據說你的商標要可區別 那反面解釋就是說 不能不具識別性 然後我們30條的各種不得註冊事由 有很多我都是逐一去比較 那我這邊不詳細介紹 臺灣30條第三款說 相同於國父或國家元首的肖像 或姓名不得註冊 那在美國的1052條C 它也有類似的規定 但是它是包含所有自然人的名字 肖像或簽名 應該要得到他同意 纔可以使用於商標中 那包括已故總統或現任總統等等 也在這一條 這兩年最有名的案子就是 有一個川普too small案 那因為用到川普總統的名字 然後這個案子呢 現在達到美國最高法院 今年或者明年初可能會做出判決 那它就涉及到說你的商標 用到了一個卸任總統的一個名字 但沒有得到他同意的問題 那其中這個妨礙公共秩序或善良風俗 這個我們臺灣的用語了 比較不明確 那在美國的條文呢 對應到1052條A裡面有提到說 不道德欺騙性可恥 或者有貶損他人 或使其受辱名譽受損 美國條文已經寫得比我們明確多了 可是即便它寫得比我們明確 但它在美國居然還碰到 侵害言論自由的問題 而打到美國最高法院 這幾年比較有名的 2017年商標裡面的slant 說有貶損到華裔亞洲人的 然後說不得註冊的問題 但是一路打到最高法院 最高法院可能認為說 你這樣侵害言論自由 另外一個案子呢 FACT商標 屬於這個不道德欺騙可恥 就是罵人的髒話不得註冊 可是一路也打到最高法院 最高法院一樣說 這個可能會有限制他言論自由的問題 我們這個第10款第11款 就相同或近似於他人 先註冊之商標或者註明商標等等 美國呢它是在1052條D 它有對應的條文 注意的就是說 美國本來就是使用保護主義 不一定要註冊 所以它相同 或近似於人家先使用的商標 也是不得註冊的事由 那至於這註明商標的部分呢 他們也有 但是美國比較特別 註明商標可能因為有構成淡化 不得註冊的情況呢 專利商標局不會主動 去認定有沒有淡化 而是由註明商標權 自己用透過異議撤銷程序來提出 然後其中這個第15款呢 是美國是沒有的 第12款一般我們是說 你是已經知道人家先使用的商標 但是可能跟人家有一些 業務往來關係而得知商標 才刻意去學 我們剛剛提到美國就很特別 它是採取先使用主義 在前面也有講到 你只要是相同於人家先使用的商標 而去申請註冊的話 就已經會被駁回 這跟你有沒有先知道無關 所以這一點呢 跟我們不一樣 12款呢是說 相同或近似於他人先使用的商標 是在外國的時候 就也許可以用12款 但是呢在美國 你外國的商標 那是外國的事情 所以你先使用者 如果是在外國註冊 縱使你知道他在外國存在 但是你也沒有辦法用這樣的條文 來阻止別人在美國先註冊 所以這是跟美國很不一樣的地方 那再來商標權的取得或歸屬 其中呢取得的部分 因為美國不是採取註冊保護主義 他先使用就可以取得優先權 商標權歸屬呢 這個是一個很特別的問題 我覺得臺灣在這一塊呢 都完全沒有法規去討論 很多案例呢 基本上也不去討論 他就覺得是 只要誰申請註冊就是誰的 而不去討論 實質這個權利歸屬於誰 再來第五章註冊聯邦商標 因為美國有分成是 使用或者保護你還是可以來註冊 所以你已經使用的商標 你可以來註冊 那你尚未使用的商標 你在註冊之後你還是要使用 這個跟我們臺灣有點不一樣 再來他有國際優先權 美國他也是這個WIPO的會員國 他有加入馬德里議定書 所以他可以透過馬德里議定書的 國際註冊制度 在別的國家註冊 然後指定進入美國 那臺灣因為沒有辦法 加入馬德里議定書 所以對這個制度比較不熟悉 再來美國的異議跟撤銷程序 他在概念上 用語上他叫cancellation 但是他沒有像歐盟或臺灣 有把它區分為是 商標註冊後的無效 或者因為使用有什麼狀況而廢止 這兩種概念 所以相對於我們臺灣的概念 他們把撤銷或廢止了 通通都叫做這個cancellation 但是我在整理這個架構的時候 我就把它區分出 哪一些可能是屬於 商標申請時就存在的問題 可以稱為無效 在臺灣可能叫做撤銷 或者是商標註冊後 使用產生的問題 我們稱為廢止 美國通通都放在這個 撤銷程序裡面去處理 再來混淆勿論的部分呢 臺灣的混淆勿論 是不是受到美國第二巡迴法院的 這個Parallel的案 也許就稱為拍立得案的影響 那其實各個巡迴法院的 商標混淆勿論的因素不太一樣 有的是八因素 有的也是八因素 像第九巡迴法院 但是這個八個因素不完全一樣 聯邦巡迴上訴法院有一個 Dupont的案 十三因素 那因為聯邦巡迴上訴法院 是屬於在聯邦註冊商標之後 說你跟先使用或先註冊商標 有混淆勿論之餘 為理由駁回你註冊 那你去打訴訟的時候 他是用十三個因素 來討論有沒有混淆勿論 我們可以說這個前兩個 是指侵權時 在判斷有沒有混淆勿論 而這個後面是在說 申請註冊時判斷有沒有混淆勿論 我覺得爭議最大的就是說 申請時是否為善意這件事情 來作為是混淆勿論因素 但是你如果仔細看說 聯邦巡迴上訴法院 杜邦案的十三因素裡面 對於你申請時是否為善意這一點 根本就沒有納入 他不是一個 混淆勿論的客觀的判斷因素 其他混淆勿論的形式我也去討論 包括廣義的混淆勿論 關聯性混淆 任何胡淆 那美國比較特別的 還有這個初始興趣混淆 逆向混淆等 這個國內都討論很多 除了直接侵權之外 還有輔助侵權 境外侵權等特殊的侵權類型 那在輔助侵權裡面 我們比較關心網路平臺 有沒有要負輔助侵權責任 而境外侵權這個 是美國的一個特色 美國的法 效力會基於在美國區域以外的國家 那最有名的就是 2023年最高法院 Arbitrum告Tetranick案 他就在討論說 那美國商標法 可以管到歐洲的侵權的問題嗎 那這個是美國的一個特色 所以他有些可以管到 有些不能管到 再來因為美國 他是未註冊商標 就也可以獲得保護 1025條特別去規定 未註冊商標也可以獲得保護 而那一條本身也可以處理 不實廣告的問題 不實廣告問題 其實在臺灣是用公平交易法處理 但是在美國他就會 商標法跟這個不實廣告的議題 都合在一起 屬於同一個領域 再來著名商標 他有淡化侵權跟域名保護的問題 這個我們臺灣也是學美國的 用到人家商標 但是可能會有各種抗辯 那這種抗辯呢 可能跟我們臺灣有些一樣 有些不一樣 那其中我們臺灣最喜歡討論的就是 美國他有一個藝術 或表達使用的一個抗辯 或模仿嘲諷這個parody的抗辯 例如說2023年最高法院 有個Jack Daniels案 狗咬的玩具呢 雖然有用到人家的 平身外觀的商標 但能不能主張是一個模仿嘲諷 還是一個藝術表達之使用等等的 那這個就打到美國最高法院 商標構成侵害的救濟 包括禁制令的救濟 包括損害賠償的救濟 那禁制令的部分 有一個比較特別的是說 禁令有一個保持安全距離的一個概念 那損害賠償計算 裡面有一個特別的是 剝奪所獲利益 是否可以作為損害賠償的一部分 那這個在美國最高法院 2020年有個Romack vs. Oso案 去處理這個問題 這個是他的照片 那最後第15章呢 團體商標證明標章等等 那尤其我們臺灣 產地證明標章的部分呢 基本上是學美國的制度 各位可以看到我剛剛介紹的 這個15章的內容 儘量的把美國商標法的整個 體系架構整個搞清楚 在中間也穿插一些有名的案例 然後適當的地方 也都有跟臺灣去做比較對照 所以當你做了這個比較對照之後 你會更清楚臺灣商標法 哪邊跟美國不一樣 或者哪邊有問題 你們有興趣的 可以去參考這本書 這是武蘭出版社出版的